¿Cómo puedo revocar una titularidad de una marca a un tercero?

En el ámbito legal el hecho de que una marca o nombre comercial se haya concedido no es sinónimo de que el registro de una marca sea completamente válido ya que en el proceso se pueden haber cometido diversos errores que de una u otra forma pueden ser perjudiciales. Sin importar si el error al momento del registro es nuestro, o por el contrario se trate de un error en el registro de la marca de un tercero, lo cierto es que existen los mecanismos legales para revocar la titularidad de una marca.

Entre esos mecanismos está lo que se conoce como la acción de nulidad de marcas que permite revocar una titularidad de una marca a un tercero. En este artículo profundizaremos en qué consiste la acción de nulidad y cómo es el proceso que debes seguir si deseas revocar una titularidad de una marca a un tercero.

La acción de nulidad y las partes.

En pocas palabras, una acción de nulidad tiene por objetivo dejar sin ningún efecto un registro o inscripción marcaría que se ha realizado de forma válida pero que ha sido concedida adoleciendo de un vicio. Los motivos por los cuales una inscripción marcaría pudiera conllevar alguna acción de nulidad por parte de un tercero, es por haber infringido alguna de las prohibiciones que se establecen en la LPI, específicamente en sus artículos 19° o 20°.

Si te afecta la inscripción indebida de una marca, la acción de nulidad te da la posibilidad de revocar una titularidad de una marca a un tercero siguiendo los procesos adecuados establecidos en la ley. Hay varias razones por las cuales se fundamenta la toma de una acción de nulidad por parte del demandante. Esas razones pueden ser la protección de la propiedad marcaría o algún interés privado por parte del demandante.

También se puede fundamentar en el hecho de que un signo determinado en ningún momento tuvo o debió de registrarse y por lo tanto como consecuencia debe volver al dominio público. Como resultado de lo anterior, en la acción de nulidad se buscará demostrar que el registro cuestionado se ha constituido de forma errónea, contraria a derecho y por lo tanto se deberá dejar sin ningún efecto desde su fecha de vigencia.

Lo que debes saber si deseas revocar una titularidad de una marca a un tercero.

Para revocar la titularidad de una marca un tercero debemos dar paso a una demanda de nulidad que origina un juicio entre el demandante y el titular de la marca. Durante la demanda se debe seguir ciertas pautas, plazos y procesos que podría finalizar en la anulación de la inscripción marcaría.

Estas pautas, procesos y plazos están detalladas en las directrices de marcas en la sección procedimiento de nulidad de registro del INAPI. Un resumen del proceso se muestra continuación.

1- Se establece la naturaleza de la acción y las partes.

La naturaleza de la acción es precisamente la acción de nulidad, ya mencionada anteriormente. Por otro lado, las partes lo que busca es definir claramente el demandante y quién o quiénes son los demandados.

2- Se da inicio al período de discusión realizando la demanda de nulidad.

Esta instancia corresponde a la demanda de nulidad. La demanda de nulidad para revocar una titularidad de una marca a un tercero debe seguir los siguientes procedimientos y plazos:

– Un plazo. En principio el plazo de prescripción de la acción de nulidad es de cinco años que serán contados a partir de la fecha del registro impugnado. Este plazo de prescripción está especificado en el art. 27 inc. 1° LPI.

– El escrito de demanda de nulidad. Un dato importante resaltar en este punto es que la LPI aclara que dicha demanda de nulidad podría ser presentada por “cualquier persona interesada”. Esta especificación se encuentra en el art. 18° bis G de la LPI.

– Causales de nulidad. En este punto se busca el fundamento de la acción de nulidad que debe estar basado en la infracción de cualquiera de las prohibiciones que están establecidas en el art. 20 LPI (art. 26 LPI).

Ahora bien, eso no quiere decir que otra ley no pueda disponer prohibiciones para el registro de determinados signos. Actualmente existen tratados como por ejemplo el tratado de Nairobi el cual pudiera ser utilizado para la prohibición de la inscripción marcaría de determinados signos.

– Notificación de la demanda de nulidad. Se notifica de dicha demanda de nulidad al titular del registro de la marca o a su representante.

3- Contestación a la demanda de nulidad.

En este punto ya sea notificado de la demanda al titular de la marca, y por lo tanto se le da un plazo para contestar. Dicho plazo es de 30 días hábiles y se trata de un plazo fatal, lo que quiere decir que es improrrogable. Posterior a la contestación se entrará en lo que se conoce como período de prueba.

4- Periodo de sentencia.

Una vez que ya se ha concluido el período de prueba antes mencionado, se cita a ambas partes para oír la sentencia. Realmente esto se trata de simplemente un concepto técnico-jurídico en el cual se cierra la etapa de prueba iniciándose en ese momento la etapa de redacción de la sentencia.

Una vez que ambas partes han sido citadas, ya no es admisible escritos ni pruebas de ningún tipo. Dichos documentos sólo podrían ser presentados hasta la finalización o vencimiento del término probatorio.

La sentencia definitiva para revocar una titularidad de una marca a un tercero, estará basada o fundada ateniéndose a lo que se encuentra establecido en el artículo 170° CPC. Básicamente la sentencia de nulidad de INAPI constará de tres partes entre ellas una parte expositiva, considera activa y resolutiva.

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